Dieser Blog behandelt Neuigkeiten und Themen zu Softwarepatenten mit besonderem Schwerpunkt auf drahtlosen, mobilen Geräten (Smartphones, Tablet-Computer, vernetzte Autos) sowie ausgewählte kartellrechtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit diesen Geräten.Die globalen Auswirkungen auf die Patentlizenzierungsbranche sind enorm:Patentinhaber, die Vereinbarungen mit Chipsatzherstellern und anderen Lieferanten eingehen und dabei hoffen, die Durchsetzung ihrer Rechte gegenüber nachgelagerten Kunden vorzubehalten – insbesondere zum Zwecke der Erhebung von Lizenzgebühren von Endproduktherstellern – können sich nicht mehr auf eine Vereinbarung berufen zuletzt zu klagen (manchmal auch Covenant-to-Exhaust-Ressourcen genannt) als Mittel zur Umgehung der Patenterschöpfung.Ich bin dem deutschen Prozessanwalt für geistiges Eigentum Oliver Loeffel ("Löffel" auf Deutsch) dankbar, dass er mir die folgende Entscheidung gemeldet hat:Der Bundesgerichtshof hat heute (PDF) ein Urteil (vom 24.01.2023) veröffentlicht, wonacheine Zusage, nicht zu klagen, ist von Rechts wegen nicht geeignet, die Patenterschöpfung zu umgehen;Undein Covenant to be sue last sue (was das Gericht als "covenant to be sued last" bezeichnet, ein Begriff, den ich nirgendwo sonst finde und der für mich sprachlich keinen Sinn ergibt) ist rechtlich gesehen nicht sicher, Erschöpfung zu vermeiden.Anstatt sich darauf zu konzentrieren, was theoretisch passieren könnte (dh dass es hypothetische Szenarien gibt, in denen der Begünstigte der Zusage, zuletzt zu klagen, sich auf der Empfängerseite einer Verletzungsklage wiederfinden könnte), hängt es von der Antwort auf die folgende Tatsachenfrage ab : ob der Begünstigte der Zusage realistischerweise damit rechnen muss, dass er für die Verletzung haftbar gemacht wird.Dies kann auch Auswirkungen (im Sinne einer potenziell überzeugenden Autorität) auf andere Rechtsordnungen haben.Mit Blick auf die USA stimmt der erste Teil lediglich mit TransCore, Quanta und dem Geist von Impression Products überein, aber der zweite Teil berührt, was vor dem Supreme Court eine Frage des ersten Eindrucks aufwerfen würde.Bislang waren sich Patentinhaber wie Qualcomm ziemlich sicher, dass eine Vereinbarung, zuletzt zu klagen, keine Patenterschöpfung nach US-Patentrecht nach sich ziehen würde.Während der überzeugenden Autorität einer ausländischen Gerichtsbarkeit normalerweise nur begrenztes Gewicht beigemessen wird, hat der deutsche Bundesgerichtshof tatsächlich den Ruf, patentinhaberfreundlich zu sein, und seine auf Patente spezialisierten Richter treffen sich regelmäßig mit den Richtern des United States Court of Appeals for the Federal Circuit .Die Aktenzeichen lauten X ZR 123 (BGH), 6 U 104/18 (OLG Karlsruhe, Revisionsbescheid vom 25.11.2020) und 7 O 165/16 (LG Mannheim, Urteil vom 28.09.2020). , 2018).Klägerin (und Berufungsgegnerin zumindest vor dem Bundesgerichtshof) ist Japans IP Bridge, Beklagte HTC und Klagepatent EP2294737 über „Control Channel Signaling for Triggering the Independent Transmission of a Channel Quality Indicator“ , ein Patent, das gegen verschiedene Beklagte geltend gemacht wurde und über das IP Bridge im vergangenen Jahr eine berühmte deutsche Patentverfügung gegen Ford gewann.Die Kanzlei Kather Augenstein (die Ericsson im vergangenen Jahr übrigens gegen Apple vertrat) hat eine englische Übersetzung wesentlicher Passagen des Mannheimer Gerichtsurteils veröffentlicht (PDF).Ich konnte die Berufungsentscheidung nicht finden, obwohl sie von IAM (als ein wichtiges Post-Sisvel v. Haier FRAND-Urteil) und sogar von diesem Blog (weil das Landgericht München I die Klage des Oberlandesgerichts Karlsruhe angewandt hat) referenziert wurde Konstruktion im Ford-Fall, obwohl es nicht einmal im Karlsruher Kreis ist).Früher hat niemand der Frage der Patenterschöpfung viel Aufmerksamkeit geschenkt.Doch der Bundesgerichtshof hat – nachdem er sich in der Verletzungsfrage auf die Seite von IP Bridge gestellt hatte – den Fall nun wegen des Klagepatents an das Landgericht Karlsruhe (Vorsitzender Richter: Andreas Voss („Voß“)) zurückverwiesen möglicherweise durch eine Zusage erschöpft, zuletzt zu klagen.Infolgedessen ist jetzt bekannt, dass HTC – zusätzlich zu technischen Verteidigungen und einer FRAND-Verteidigung auf Unterlassung – argumentierte, dass das Patent erschöpft sei (vielleicht von IP Bridge oder vielleicht von Panasonic, das dieses Patent ursprünglich erhalten hat). durch Verträge mit zwei Chipsatzherstellern, deren Produkte in die beschuldigten Produkte (HTC-Smartphones) eingebaut wurden.Dies ist ein sehr spezielles Thema, also lassen Sie mich damit beginnen, warum es überhaupt so etwas wie eine Lastenklagevereinbarung gibt, und dann auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in diesem Fall eingehen.Das Instrument namens Covenant to sue last (oder Covenant to Exhaust Rechtsbehelfe) wurde aus der Not geboren: Qualcomm und andere Patentinhaber (hauptsächlich Inhaber von standardessentiellen Patenten (SEP) für drahtlose Netzwerke) haben es immer vorgezogen, ihre Patente an Smartphone-Hersteller zu lizenzieren ( und in jüngerer Zeit Autohersteller) über die Lizenzierung an Upstream-Lieferanten wie Hersteller von Basisband-Chipsätzen.Aber sie würden auch gerne in der Lage sein, vertragliche Vereinbarungen mit Chipherstellern einzugehen, solange diese Geschäfte keine Patenterschöpfung auslösen, was es unmöglich machen würde, Patentrechte gegen nachgelagerte Unternehmen, insbesondere den Endprodukthersteller, durchzusetzen.Sie wussten schon früh, dass eine vertragliche Regelung die Erschöpfung bei einer einfachen Lizenzerteilung nicht verhindern kann.Das Konzept der Patenterschöpfung besagt, dass Patentrechte mit dem Erstverkauf (wenn der Patentinhaber ein Produkt herstellt) oder dem ersten autorisierten (lizenzierten) Verkauf erschöpft sind.Daran erinnert auch die heute veröffentlichte deutsche Entscheidung.Der erste „Workaround“, den sich die Anwälte einfallen ließen, bestand also darin, eine Vereinbarung einzugehen, nicht zu klagen, anstatt eine Lizenz zu erteilen.Lange Zeit war der Glaube weit verbreitet, dass dies ausreichen würde.Aber im Laufe der Jahre wurde die Rechtsprechung des Obersten US-Gerichtshofs zur Patenterschöpfung immer umfangreicher.Die Entscheidung von 2008 in der Rechtssache Quanta Computer gegen LG Electronics stellte klar, dass die Patenterschöpfung für Verfahrensansprüche gilt (im Gegensatz zu nur Produktansprüchen).Im Fall Impression Products gegen Lexmark International entschied das oberste US-Gericht, dass Beschränkungen nach dem Verkauf nach Vertragsrecht durchsetzbar sein können, aber nichts zur Vermeidung einer Patenterschöpfung beitragen.Es nahm auch eine expansive Einschätzung dazu an, ob ein ausländischer autorisierter Erstverkauf die US-Patentrechte erschöpfen wird.Zwischen Quanta und Impression hat der Bundesgerichtshof in seiner TransCore-Entscheidung eine Zusage, keine Lizenz für Erschöpfungszwecke einzuklagen, gleichgesetzt. Das Instrument einer Zusage, zuletzt zu klagen, wurde populär.So funktioniert es:Der Begünstigte erhält weder eine Lizenz noch eine 100 % verlässliche Zusage, nicht verklagt zu werden.Eine Rückgewinnung wird jedoch nur dann vom Begünstigten verlangt, wenn sie nicht stromabwärts erreicht werden kann.Nehmen Sie zum Beispiel die Lizenzierung von Patenten für die Automobilindustrie.Wenn Nokia (was meines Erachtens nicht der Fall ist und nicht der Fall war) eine Vereinbarung zur letzten Klage gegenüber dem Chiphersteller eingegangen wäre, wäre es nur in der Lage gewesen, dieses Unternehmen zu verklagen, nachdem es von Daimler eine Rückforderung beantragt und versäumt hatte ( Endprodukthersteller), Continental (Tier-1-Zulieferer, der Telematik-Steuereinheiten herstellt) und jeder Tier-2-Lieferant, der das Network Access Device (NAD) an Conti geliefert hat.Ersterer gelang es im Streit zwischen IP Bridge und HTC, das Berufungsgericht (Oberlandesgericht Karlsruhe) davon zu überzeugen, dass eine Nichtklagevereinbarung bereits ausreiche, um eine Patenterschöpfung zu vermeiden, und daher eine Letztklagevereinbarung noch sicherer sei den Job erledigen.HTC legte Berufung ein, und der Bundesgerichtshof (der wie das unten genannte Gericht seinen Sitz in Karlsruhe hat) hob auf und verhängte Untersuchungshaft mit den folgenden Feststellungen und Anweisungen:Der BGH sagte, es sei kein obiter dictum, dass das Oberlandesgericht Karlsruhe sagte, eine Unterlassungserklärung löse keine Erschöpfung aus.Stattdessen war es die Grundlage für die Schlussfolgerung des unteren Gerichts, dass eine Zusage, zuletzt zu klagen, auch nicht zur Erschöpfung des Patents führen könne.Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs muss darauf abgestellt werden, ob der Patentinhaber das „Inverkehrbringen“ von Produkten zur Umsetzung der patentierten Erfindung genehmigt hat.Typischerweise ist dies der Fall, wenn der Patentinhaber eine Verzichtserklärung eingegangen ist und vertragliche Regelungen, nach denen sich der Patentinhaber seine Rechte gegenüber Dritten vorbehält, unwirksam sind.Damit wurde die Feststellung des Oberlandesgerichts Karlsruhe, dass eine Lastklageklausel Patentrechte nicht erschöpfe, weil auch eine Nichtklageklausel keine Erschöpfung auslösen würde, rückgängig gemacht.Der Bundesgerichtshof wendet sich dann Fragen zu, die dem Berufungsgericht nicht zu beantworten waren:In Untersuchungshaft muss das Oberlandesgericht Karlsruhe klären, ob das Klagepatent unter die Fangklausel der einschlägigen Verträge des Patentinhabers mit den beiden Chipherstellern fällt.Eine Patenterschöpfung ist nicht ausgeschlossen, nur weil die Chiphersteller keine Telefone herstellen und die streitigen Patentansprüche technische Komponenten betreffen, die nicht in Chips, sondern nur in Telefonen zu finden sind.Der Bundesgerichtshof erkennt an, dass die Patenterschöpfung grundsätzlich nur für das jeweilige berechtigt verkaufte Produkt gilt.Die Erschöpfung gilt nicht unbedingt für nachgelagerte Produkte, die dieses Produkt als eine von mehreren Komponenten enthalten.Aber das kann der Effekt sein, wenn die fraglichen Chipsätze nur durch den Einbau in mobile Endgeräte sinnvoll eingesetzt werden können.In diesem Fall kann die Genehmigung des Patentinhabers zum Verkauf solcher Chipsätze einer stillschweigenden Zustimmung zum Vertrieb von Mobilgeräten gleichkommen, die diese Chipsätze enthalten.Was dagegen sprechen könnte, wäre ein Haftungsausschluss in den Vereinbarungen zwischen den Chipherstellern und HTC.Selbst wenn die entsprechenden Vereinbarungen dahingehend ausgelegt würden, dass der Patentinhaber dem Einbau dieser Chipsätze in Mobiltelefone nicht zugestimmt hätte, könnte das Patent dennoch erschöpft sein, wenn die technischen Wirkungen des Klagepatents materiell durch diese erreicht werden Chipsätze, während alle anderen Komponenten dieser Mobiltelefone keine entscheidende Rolle spielen.Jetzt kommt der wichtigste Teil:Ob der Patentinhaber gegenüber seinen Vertragspartnern (den Chipherstellern) zugesichert hat, das Klagepatent nicht gegen sie geltend zu machen, wird das Oberlandesgericht Karlsruhe zu prüfen haben – und zwar sachlich statt ausschließlich theoretische Überlegungen.In erster Linie wird die Frage lauten, ob die Chiphersteller im normalen Lauf der Dinge befürchten müssen, wegen einer Verletzung des Klagepatents verklagt zu werden.Mit anderen Worten, die lediglich hypothetische Möglichkeit, dass der unmittelbar Begünstigte der Zusage der Klage als Letzter verklagt wird, reicht nicht aus, um eine Erschöpfung zu vermeiden.Wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass der unmittelbar Begünstigte der Vereinbarung jemals verklagt wird, wird die Vereinbarung, zuletzt zu klagen, wie eine Vereinbarung behandelt, nicht zu klagen, die wiederum wie eine Lizenz behandelt wird.Wie kann der Chiphersteller vernünftigerweise befürchten, im normalen Lauf der Dinge verklagt zu werden?Der normale Verlauf der Dinge ist, dass Sie, wenn Sie ein Patent besitzen und einen Gerätehersteller verklagen (und Ihre Verletzungsvorwürfe berechtigt sind), bezahlt werden – es sei denn, dieser Gerätehersteller geht währenddessen bankrott.Die Kurzfassung lautet: Der Bundesgerichtshof will Patentinhaber die Erschöpfung nicht durch eine Klageklausur umgehen lassen, sondern wird sie, sofern nicht besondere Umstände dagegen sprechen, wie eine Klageverzichtsklausel behandeln, die wie behandelt wird eine Lizenz.Ist das ein wünschenswertes Ergebnis?Dieser Beitrag ist bereits lang genug, ohne die politischen Implikationen zu erörtern, aber ich möchte einen erwähnen: Es kann Fälle geben, in denen Chiphersteller Ruhe wünschen und in denen es im öffentlichen Interesse wäre, Patentinhabern zu erlauben, sie ihnen zu geben, aber in dem Patentinhaber ihnen jetzt sagen können, dass es für sie nach IP Bridge gegen HTC zu riskant ist, eine Vereinbarung einzugehen, zuletzt zu klagen, weil sie ihre Patentrechte erschöpfen könnten.Folgen Sie FOSS Patents auf LinkedInTeilen Sie mit 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